Компания Wrigley (USA) не смогла отстоять свои права на бренд "Orbit", запатентованный в Ташкенте ООО «POLYMER BUSINESS GROUP»
Решение Апелляционного совета от 28.10.2011 г., принятое по результатам рассмотрения апелляции, поданной Wm.Wrigley Jr. Company, US, о признании недействительным свидетельства Республики Узбекистан № MGU 17063 на товарный знак «ORBIT»

I. Товарный знак по свидетельству № MGU 17063 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков 15.08.2008 г. с приоритетом от 27.12.2007 г. на имя ООО «POLYMER BUSINESS GROUP» в отношении товаров 03, 21 класса МКТУ.
II. Лицо, подавшее апелляцию, возражает против действительности свидетельства № MGU 17063 на товарный знак «ORBIT» на основании того, что данный товарный знак является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «ORBIT» по свидетельству Республики Узбекистан № 826 в отношении однородных товаров 30 класса - жевательная резинка и ранее зарегистрированным товарным знаком «ORBIT DROPS» по международной регистрации № 779272 на имя Wm.Wrigley Jr. Company в отношении товаров 03 - кондитерские изделия для косметического использования, в частности жевательные резинки, пастилки, леденцы, карамели, конфеты и драже для рассасывания для косметических целей.
Таким образом, по мнению лица, подавшего апелляцию, регистрация товарного знака по свидетельству MGU 17063 с приоритетом от 27.12.2007 года на товарный знак «ORBIT» была произведена с нарушениями норм ст. 10 п. 13 Закона Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».
Далее лицо, подавшее апелляцию, приводит свои доводы, отраженные в апелляции.
Схожесть до степени смешения товарных знаков «ORBIT» и «ORBIT DROPS» очень высокая, поскольку имеется вхождение одного знака в другой, что подпадает под действия п. 107 Правил. Кроме того, доминирующим и сильным элементом в словосочетании «ORBIT DROPS» является слово
«ORBIT», поскольку именно это слово наиболее влияет на различительную способность данного товарного знака.
Далее лицо, подавшее апелляцию, приводит анализ однородности товаров оспариваемого свидетельства MGU 17063 и защищаемых регистрации № 826 и 779272 в соответствии с Правилами, в частности, п. 114 Правил, которая гласит: «При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации, круг потребителей и другие признаки».
Потребителями этих товаров являются люди. Все вышеперечисленные товары предназначены для гигиены человека, изготовлены из веществ, благоприятно влияющих на полость рта, тело и другие части человека. Чаще всего в состав этих продуктов входят подслащивающие вещества (сахарин и его производные), загустители, абразивные вещества (карбонат кальция), ароматические вещества, консерванты-антисептики и пр. Таким образом, состав товаров 03 и 21 классов и состав жевательных резинок содержит очень много одинаковых компонентов, что делает их схожими до степени смешения.
Немаловажным фактором является взаимозаменяемость или взаимодополняемость жевательных резинок и вышеперечисленных товаров, в частности «щетки зубные; щетки зубные электрические; щетки». Факт взаимозаменяемости или взаимодополняемости этих товаров очевиден. Действительно, большая часть населения по утрам и вечерам использует щетки зубные; щетки зубные электрические и щетки для чистки зубов и полости рта, как правило, утром и вечером, а в течение дня употребляет жевательную резинку постоянно, как минимум после принятия пищи. Потребителями этих товаров является практически все население Узбекистана, за исключением детей до 2 лет.
Все вышеперечисленные товары по регистрациям, как защищаемой, так и оспариваемой, являются товарами широкого потребления, используются несколько раз в день населением Узбекистана и поэтому часто покупаются и имеют широкий спрос. При покупке вышеуказанных товаров оспариваемого свидетельства MGU 17063, снабженных товарным знаком «ORBIT», потребитель полностью уверен в том, что покупает продукцию одного и того же производителя - Wm.Wrigley Jr. Company, US.
Несмотря на то что товары «щетки зубные; щетки зубные электрические; щетки» относятся к 21 классу МКТУ, а товары «жевательные резинки» - к 03 классу МКТУ, они являются однородными, а рубрики этих классов - смежными.
В рассматриваемой апелляции, принимая во внимание место продажи товаров, а именно жевательных резинок и товаров широкого потребления 03 и 21 класса по свидетельству MGU 17063, можно констатировать, что все эти товары реализуются в аптеках, супермаркетах, гастрономах и пр., в отделах, предназначенных для гигиены человека и бытовых товаров. Таким образом, при покупке товара потребитель будет полностью уверен, что приобретает товары одного и того же производителя, и тем самым товары фирм Wm. Wrigley Jr. Company, US и OOO «POLYMER BUSINES SGROUP», UZ, смешиваются, что нарушает основную функцию товарного знака - отличать товары одного производителя от однородных товаров другого производителя.
Кроме того, лицо, подавшее апелляцию, сообщает, что зубная паста, произведенная и реализуемая ДП «КЛИН-КОСМЕТИКА», которая в свою очередь получила разрешение на производство и реализацию от OOO «POLYMER BUSINESS GROUP», UZ, идентична с известной упаковкой жевательной резинки ORBIT, так как она имитирует отличительные черты упаковки продукции ORBIT.
Такое использование оспариваемой регистрации на упаковке зубной пасты, в которой копируются основные элементы упаковки жевательной резинки «ORBIT», еще в большей степени делает схожими знак апеллянта и оспариваемый знак, а сами товары не обладают различительной способностью и вводят потребителя в заблуждение относительно производителя товара.
В рассматриваемой ситуации в результате применения тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков разными изготовителями для перечисленных выше заявленных и противопоставленных товаров у потребителя может возникнуть представление о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Следовательно, эти товары могут рассматриваться как однородные.
Лицо, подавшее апелляцию, учитывая вышеизложенное и руководствуясь нормами ст. 24 абзац первый Закона Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» просит Апелляционный совет признать действие свидетельства № MGU 17063 на товарный знак «ORBIT», владельца ООО «POLYMER BUSINESS GROUP», UZ, недействительным на территории Республики Узбекистан в отношении товаров 03 и 21 классов товаров, так как его выдача была осуществлена в нарушении норм п. 13 ст. 10 Закона Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».
III. Представитель владельца оспариваемого товарного знака Абдужаббаров К.А., ознакомленный в установленном порядке с поданной апелляцией, в своем отзыве и устном выступлении выразил несогласие с доводами апелляции и отметил следующее:
Регистрацию жевательной резинки для косметических целей в 03 классе МКТУ считаем незаконной компанией Wm. Wrigley Jr. Company, US, так как ни в одной из версий МКТУ 03 класс не содержит в своей рубрике жевательную резинку, потому что это кондитерское изделие и его место в 30 классе. Поэтому также можно отметить, что рубрика жевательные резинки, включенная в 30 класс, также указывает на товар, не связанный с категорией парфюмерно-косметических товаров. Товары 30 класса относятся к пищевым продуктам и вспомогательным добавкам, используемым для улучшения вкусовых качеств пищевых продуктов, в то время как товары 03 класса относятся к категории парфюмерно-косметических товаров, используемых с целью гигиенического ухода за кожей, волосами, зубами. Помимо этого различны материалы, из которых произведены эти товары, условия производства и реализация данных товаров в розничной сети.
По материалу, из которого изготовлен товар: жевательные резинки изготавливаются из пищевых продуктов, а зубная паста из химических препаратов - не допустима к употреблению вовнутрь.
По функциональному назначению товаров: зубная паста предназначена для лечебно-профилактических целей, а жевательная резинка - это вид конфеты, который состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок.
По условиям реализации товаров: зубная паста реализуется вместе с другими косметическими средствами, а жевательная резинка вместе с другими кондитерскими продуктами на другой торговой полке, вместе с другими продуктами питания.
Таким образом, смешения товаров в глазах потребителя не произойдет, следовательно, наличие тождественной маркировки на зубной пасте и жевательной резинке не повлечет за собой ситуацию, когда потребитель вместо необходимой ему зубной пасты приобретет жевательную резинку.
При слабости зубной связки, при пародонтозе резинка может способствовать потере зубов и зубных пломб. В рекламных роликах жевательная резинка преподносится как превосходное средство для очищения полости рта, однако эту точку зрения стоматологи не разделяют.
Утверждение однородности товаров 03, 21, 30 классов МКТУ в апелляции AMG 2011 005 взяты из рекламы компанией Wm. Wrigley Jr. Company, US. Рекламные материалы носят субъективный характер, направленный на коммерческую пропаганду своей продукции и не отражают истинных свойств и предназначения жевательной резинки. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что указанные товары 03 и 30 классов нельзя признать однородными. Доводы апеллянта представляются необоснованными и, главное, неверными по сути.
В соответствии с вышеизложенным представитель владельца оспариваемого знака просит Апелляционный совет отказать апеллянту и отклонить как необоснованную бездоказательную апелляцию.
В подтверждение этому ссылается на следующие документы:
Апелляционным советом принято решение от 16.03.2009 г. в определении неоднородности товаров 30 и 03 классов (жевательная резинка и зубная паста) № AMG 2008 017, а также было принято решение Хозяйственного суда города Ташкента от 15.10.2009 г. дела №104 916/14454. Суд соглашается с мнением Апелляционного совета и оставляет его решение в силе. Также было решение второй инстанции от 10.12.2009 г., где решение Апелляционного совета также было оставлено в силе.
Представитель компании ООО «POLYMER BUSINESS GROUP» убедительно просит Апелляционный совет отклонить апелляцию против действия свидетельства на товарный знак № MGU 17063.
IV. На заседании Апелляционного совета представитель государственной экспертизы изложил мнение экспертизы.
В соответствии с параграфом 114 п. 19 главы 3 «Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» можно выделить следующие критерии, на основании которых устанавливается однородность товаров:
• род (вид) товаров;
• их назначение;
• вид материала, из которого они изготовлены;
• условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
При проведении анализа противопоставленных товарных знаков можно выделить следующее:
• обозначение «ORBIT» не несет информации в отношении товаров и услуг и не содержит сведений о производителе, месте производства и сбыта товаров;
• кроме того, согласно части 2 ст. 26 Закона право на товарный знак ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве;
• однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и т. д.
Исходя из вышеизложенного, при оценке однородности товаров по перечисленным критериям налицо, что сравниваемые товары относятся к одному классу МКТУ, но при этом форма, метод применения, цели применения различны, в связи, с чем не являются взаимозаменяемыми.
V. Изучив материалы дела, Апелляционный совет находит доводы лица, подавшего апелляцию, неубедительными.
Правовая база включает Закон Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 30.08.2001 г. и «Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» (рег. № 1988 от 29.07.2009 г.).
В соответствии с п. 13 ст. 10 Закона и подпунктом н) п. 4 Правил не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Республике Узбекистан на имя другого лица, а также охраняемыми в силу международных договоров Республики Узбекистан или обладающими более ранним приоритетом в отношении однородных товаров.
В соответствии с п. 106 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пп. 107-109 Правил.
Согласно п. 114 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.
Лицо, подавшее апелляцию, в своей апелляции отразило ряд оснований касательно тождественности и схожести до степени смешения словесных элементов товарных знаков. Вместе с тем согласно вышеуказанным нормам товары должны быть однородными. Апелляционный совет при установлении однородности товаров исходил из п. 114 Правил. Так, для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия их реализации, круг потребителей и другие признаки.
1. Относительно однородности товаров 03, 21 классов свидетельства № MGU 17063 и товаров 03 класса международной регистрации № 779272, 30 класса свидетельства № MGU 826 по родовому признаку Апелляционный совет пришел к выводу, что они не являются однородными. Основанием послужило то, что товары указанных классов относятся к разным видам товаров. Так, товары 03 класса относятся к химическим и парфюмерно-косметическим, товары 21 класса относятся к предметам домашней утвари, тогда как противопоставленные товары 03, 30 классов (жевательная резинка) относятся к пищевым продуктам.
2. По признаку однородности «назначение товаров» Апелляционный совет находит доводы лица, подавшего апелляцию, неубедительными. Товары 03 класса предназначены для отбеливания, стирки, чистки и лечебно-профилактических целей, товары 21 класса - для использования в домашних целях. Назначением товара 03 и 30 класса (жевательная резинка) может быть и освежение дыхания и просто развлечение.
3. По признаку «вид материала, из которого изготовлены товары» Апелляционный совет пришел к мнению, что состав товаров оспариваемых и противопоставленных знаков не является идентичным, поскольку сами товары относятся к разным видам и имеют различное назначение.
4. По признаку «условия сбыта товаров», несмотря на то что некоторые товары данных классов могут реализоваться вместе, однако в основном они реализуются в разных торговых точках. Так, товары 03 класса реализовываться в большинстве случаев в парфюмерно-косметических магазинах. Товары 21 класса в хозяйственных магазинах, тогда как товары 30, 03 классов (жевательные резинки) - в магазинах продуктов питания в отделе кондитерских изделий.
Апелляционный совет не согласен с мнением лица, подавшего апелляцию, о том, что зубная паста и жевательная резинка по данному признаку являются однородными. Продажа этих товаров может быть в одной торговой точке, однако в разных местах; так, зубная паста реализуется с другими косметическими средствами, а жевательная резинка с другими кондитерскими продуктами на другой торговой полке, вместе с другими продуктами питания. Также Апелляционный совет, обсуждая и анализируя однородность указанных в апелляции товаров, пришел к единому мнению о том, что щетки зубные; щетки зубные электрические; щетки и жевательные резинки не являются однородными.
Вопросы, касающиеся защиты авторских прав и недобросовестной конкуренции Компании Wm. Wrigley Jr. Company на логотип «ORBIT», поднятые в апелляции, не принимаются во внимание, так как находятся вне компетенции Апелляционного совета АИС РУз.
На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 10 и 24 Закона Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», Апелляционный совет
РЕШИЛ:
1. Отказать в удовлетворении апелляции компании Wm.Wrigley Jr. Company о признании недействительным свидетельства Республики Узбекистан № MGU 17063 на товарный знак «ORBIT».
2. Оставить в силе свидетельство Республики Узбекистан № MGU 17063 на товарный знак «ORBIT».
Avtor.uz